Как зарегистрировать торговую марку

25 августа 2020

Почти в каждом городе можно найти магазин одежды с названием «Модная одежда», салон красоты «Кураж», кафе «У Григория».

Если придумали оригинальное название или хотите закрепить за собой тот же «Кураж», можете зарегистрировать его в Укрпатенте.

Что такое торговая марка

Торговая марка — это любая комбинация цифр и букв, символов, цветов, слов и изображений, благодаря чему ваш товар, лого, название легко отличить от товаров конкурентов.

Выделяют четыре основных вида ТМТорговая марка (п. 1.4 приказа № 116 Госпатента Украины):

  • словесные (буквы, цифры, слова);
  • объёмные (фигуры и их композиции);
  • изобразительные (графические композиции любых форм на плоскости: символы, орнаменты, графические элементы, изображения, картинки);
  • комбинированные, когда в ТМТорговая марка сочетаются словесные, объёмны и изобразительные элементы.

ТМ могут быть звуковыми или световыми, оформлены одним или несколькими цветами (за каждый цвет доплата при регистрации), черно-белыми, содержать название компании, изображать товар и фирменный знак. 

После госрегистрации торговой марки вы получите исключительное право собственности на неё и вправе решать — использовать самому или передать в пользование.

Кто может зарегистрировать

Владельцем ТМ может быть обычное физлицо, юрлицо, несколько физлиц или юрлиц, это могут быть как резиденты Украины, так и нерезиденты. Ограничений по количеству владельцев нет. На одно лицо может быть зарегистрировано сколько угодно торговых марок.

Как это выглядит: одну торговую марку регистрируют на супругов, нескольких партнёров-ФЛП или ЮЛ, которые запускают совместный бизнес. Отношения между собственниками определяются соглашением, а если соглашения нет, каждый владелец ТМ вправе распоряжаться ею на свое усмотрение, их права равны.

Согласие всех владельцев ТМ нужно, если захотите передать ТМ в пользование (выдавать лицензию) или передавать право собственности на ТМ третьим лицам (п. 3 ст. 16 ЗУ № 3689).

Зачем нужно регистрировать

Исключительное право собственности. Владелец торговой марки — её единственный правообладатель, он вправе распоряжаться ТМ на своё усмотрение: может стать эксклюзивным распространителем своего товара или создать торговую сеть, подписав лицензионное соглашение с официальными представителями.

Без разрешения использовать вашу ТМ никто не сможет, а если рискнёт — можете через суд взыскать штрафы за её незаконное использование.

Успеть раньше конкурентов. Если создали отличный продукт, но руки не дошли до регистрации, зарегистрировать ТМ могут ваши конкуренты, и это станет серьёзной проблемой для вашего бизнеса. 

Правообладатель может запретить использовать торговую марку без его согласия, а вы не сможете (п. 4 ст. 16 ЗУ № 3689):

  • продавать или хранить с целью продажи товары/услуги под прежним именем;
  • использовать своё название в деловой документации;
  • наносить старый бренд на упаковку, вывеску, этикетку или другой прикреплённый к товару предмет;
  • рекламировать и упоминать товар/услугу в интернете;
  • экспортировать/импортировать товар/услугу.

К примеру, вы производите товар в Китае, импортируете и под своим брендом продаёте в Украине. Вы не сможете так делать, если кто-то зарегистрирует вашу ТМ и внесет её в таможенный реестр.

Если продолжите использовать якобы свою торговую марку, законный владелец может обратиться к вам с письмом о нарушении прав. Если проигнорируете его требования, вас могут привлечь к уголовной ответственности, придётся платить тысячекратные штрафы по ст. 229 УКУ.

Не избежать и штрафов за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, если правообладатель обратится в Антимонопольный комитет.

Но не всё так печально, вы можете доказать своё первенство в использовании ТМ (так называемое право предыдущего пользователя на торговую марку, ст. 500 ГКУ). Заранее посчитайте финансовые издержки на судебные тяжбы и расследования. Чтобы понять — вам выгоднее создать новую торговую марку или отстоять право использовать старую.

Занимаетесь производством — после регистрации торговой марки сможете маркировать товары (ч. 10 ст. 16 ЗУ № 3689).

Доменное имя для сайта в зоне .ua можно зарегистрировать только при наличии зарегистрированной ТМ (понадобится свидетельство или лицензионный договор с правообладателем знака).

Товарный знак как актив. Торговая марка может стать ценным активом и со временем приносить прибыль; если захотите продать бизнес, узнаваемость бренда увеличит его стоимость.

ТМ как дополнительный источник дохода. Владелец ТМ может предоставлять разрешение (выдать лицензию) на её платное использование.

Оформляется письменный лицензионный договор с обязательным условием: качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже, чем качество товаров и услуг владельца лицензии, а сам владелец обязуется контролировать выполнение этого условия.

Хотите стать единственным правообладателем названия, лого, бренда, чтобы ваш товар был уникальным, узнаваемым, планируете запустить франшизу — зарегистрируйте торговую марку.

Если хотите запустить франшизу, знайте, что она предусматривает плату за право использования ТМ с рядом обязательных условий.

Во франчайзинге правообладатель ТМ обучает и строго контролирует франчайзи в вопросах качества товара/услуги, технологии, оформления помещений, методов организации бизнеса.

Франчайзи уплачивает первоначальный взнос на «вхождение в сеть» и платит регулярные платежи за пользование ТМ.

Регистрация ТМ: самостоятельно или доверить специалисту

Если решили всё делать самостоятельно, можете обратиться на сайт сайт Института интеллектуальной собственности, в разделе услуги выбрать «Знаки для товаров и услуг», там есть вся информация. В компетенции института консультировать по вопросам заполнения документов, платно и бесплатно.

Можете сразу поручить вопрос регистрации ТМ специалисту — обратитесь к патентному поверенному или юристу, который специализируется на вопросах интеллектуальной собственности.

Как зарегистрировать ТМ

Регулирует отношения в связи с приобретением и осуществлением прав на торговые марки в Украине ЗУ «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

Основной документ, подтверждающий право собственности на ТМ, — свидетельство на знак для товаров и услуг. Срок действия — 10 лет с момента подачи заявки, т.е. продлевается по желанию заявителя сколько угодно раз ещё на 10 лет, за каждое продление надо уплатить сбор (п. 3 ст. 5 ЗУ № 3689).

Куда обратиться. С пакетом документов для регистрации ТМ необходимо обратиться в Госпредприятие «Украинский институт интеллектуальной собственности».

С 14 октября 2020 г. эту функцию будет выполнять созданный на базе УИИС нацорган интеллектуальной собственности (ЗУ № 703).

Но до этого проверьте по базам название ТМ, которую хотите зарегистрировать.

Институт интеллектуальной собственности проверяет соответствие материалов заявки на регистрацию требованиям законодательства; обозначения на тождество и сходство; помогает в заполнении и подаче документов и пр.

Какие документы подать.

Заявка на торговую марку (ст. 7 ЗУ № 3689). Если регистрируете сразу несколько товарных знаков, подавайте по каждому отдельную заявку.

Укажите регистрационные данные заявителя (наименование, ЕГРПОУ, юрадрес), адрес для переписки, контакты — телефон и электронную почту.

В заявке должно быть подробное описание знака, его изображения, перечень товаров и услуг, для которых регистрируете знак, сгруппированных в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Выбор классов в соответствии с МКТУ напоминает выбор кодов КВЭД. Всего классов 45, вам нужно выбрать те, которые максимально подходят вашему товару или услуге.

Какие классы в соответствии с МКТУ выберете, на те товары/услуги и будет распространяться действие торговой марки.

Подать документы на регистрацию схожих торговых марок могут несколько компаний с разными классами МКТУ.

Но есть нюансы, одному из заявителей могут отказать в регистрации ТМ из-за сильной схожести с другой ТМ, даже если классы разные (перечень причин, по которым могут отказать в регистрации, перечислен в п. 3 ст. 6 ЗУ № 3689).

А если всё же зарегистрируют. Всё равно есть риск, что суд аннулирует регистрацию ТМ второго заявителя, если признает товары однородными, даже если они из разных классов.

Официальный справочник классов МКТУ.

Если позже решите добавить новый класс, придётся пройти процедуру регистрации ТМ заново.

Также надо предоставить изображение торговой марки в 5 экземплярах, если изображение чёрно-белое, в 10 экземплярах — если цветное. Требования прописаны на сайте Укрпатента, пункт 6 «Заявка».

Доверенность, если заявку подаёт доверенное лицо или патентный поверенный.

Подача документов. Подаёт документы будущий владелец ТМ либо его доверенное лицо (в том числе патентный поверенный): в бумажном виде лично или отправить по почте. Онлайн — через систему электронной подачи заявок.

Сколько стоит регистрация и куда платить

За подачу заявки надо уплатить сбор.

Сбор за подачу заявки одним заявлителем4000 грн (3200 грн, если подаёте в электронном виде). Платёжку об уплате сбора нужно подать: вместе с заявкой, через 2 месяца после её подачи или не позже чем через 6 месяцев (п. 8 ст. 7 ЗУ № 3689).

Если заявителей в одной заявке несколько, — 130% размера, установленного согласно коду «40100», это 5100 грн.

Дополнительно придётся платить:

  1. Если в заявке указан больше чем один класс МКТУ, дополнительно вы платите 4000 грн за каждый класс.
  2. За подачу заявки с цветным изображением знака — 1000 грн.
  3. За публикацию про выдачу свидетельства на знак для товаров и услуг в чёрно-белом изображении — за каждый класс 600 грн.
  4. За публикацию цветного изображения знака — 200 грн.

Заполнение заявки лучше доверить профессионалу или как минимум проконсультироваться, т. к. если наделаете ошибок, придётся подавать заявку ещё раз и повторно платить сбор.

Госпошлина за выдачу свидетельства:

  • для физ- и юрлиц, которые постоянно проживают в Украине, — 85 грн (это пять НМДГ);
  • для физических (иностранных юридических) лиц, которые постоянно проживают (находятся) за пределами Украины, — 200 долларов.

Как скоро выдадут свидетельство

Стандартная процедура госрегистрации ТМ занимает в среднем 1,5 года (18–20 месяцев), поэтому весь процесс может занять у вас до 2 лет. Регистрация по ускоренной процедуре — 7–8 месяцев, но стоит дороже.

Если всё сделаете правильно, ваша ТМ будет уникальной, не будет содержать запрещённых элементов (госсимволику, сходство с другими марками, весь перечень запрещёнки — в ст. 6 ЗУ № 3689), — свидетельство выдадут в течение месяца после госрегистрации знака (ст. 14 ЗУ № 3689).

Как защитить свою ТМ

Чтобы оперативно реагировать на действия недобросовестных конкурентов, нужно отслеживать рынок вашей отрасли. Если товар популярен и его легко подделать, быстро находятся десятки мелких фирм, которые выдают свой поддельный продукт за оригинал.

Вашу ТМ несанкционированно используют: для начала отправьте предупредительное письмо нарушителю и обратитесь в соответствующие инстанции.

Если обращение (предупредительное письмо) к нарушителю не принесло результатов, обращайтесь за поддержкой в госорганы.

В борьбе с нарушителями прав интеллектуальной собственности помогут:

  • ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности». Занимается вопросами охраны и использования знака для товаров и услуг, пресечения недобросовестной конкуренции и нарушения прав владельцев ТМ. Занимается досудебным урегулирование споров; 
  • антимонопольные органы. Обращайтесь туда с заявлением о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. К нарушителю применят штрафы за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции;
  • правоохранительные органы — чтобы привлечь нарушителя к уголовной ответственности. Если дело касается контрафактной продукции, её могут изъять и уничтожить;
  • суд. Можете подать иск для наложения ареста на контрафактные товары; прекращения производства, ввоза и распространения контрафактной продукции, в т. ч. с неправомерно зарегистрированными обозначениями, сходными до степени смешения с ранее зарегистрированной собственной торговой маркой; прекращения нарушения прав интеллектуальной собственности и привлечения нарушителей к гражданско-правовой ответственности; возмещения причинённых убытков.

 Бланки и примеры оформления документов на ТМ есть на сайте Укрпатента, пункт 6 «Заявка».

Автор: Александра Джурило, финансовый аналитик

Задайте свой вопрос

Все вопросы

Будьте всегда в курсе

Подпишитесь и получайте на почту свежие статьи о ведении бизнеса
и новостной дайджест.

Подборки