Як зареєструвати торговельну марку

25 серпня 2020

Майже в кожному місті можна знайти магазин одягу з назвою «Модний одяг», салон краси «Кураж», кафе «У Григорія».

Якщо придумали оригінальну назву або хочете закріпити за собою той самий «Кураж», можете зареєструвати його в Укрпатенті.

Що таке торговельна марка

Торговельна марка — це будь-яка комбінація цифр і букв, символів, кольорів, слів і зображень, завдяки чому ваш товар, лого, назву легко відрізнити від товарів конкурентів.

Виділяють чотири основні види ТМТорговельна марка (п. 1.4 наказу № 116 Держпатенту України):

  • словесні (букви, цифри, слова);
  • об'ємні (фігури та їх композиції);
  • зображувальні (графічні композиції будь-яких форм на площині: символи, орнаменти, графічні елементи, зображення, картинки);
  • комбіновані, коли в ТМ поєднуються словесні, об'ємні та зображувальні елементи.

ТМ можуть бути звуковими або світловими, оформлені одним або кількома кольорами (за кожен колір доплата під час реєстрації), чорно-білими, містити назву компанії, зображати товар і фірмовий знак.

Після держреєстрації торговельної марки ви отримаєте виключне право власності на неї та матимете право вирішувати — використовувати самому чи передати в користування.

Хто може зареєструвати

Власником ТМ може бути звичайна фізособа, юрособа, декілька фізосіб або юросіб, це можуть бути як резиденти України, так і нерезиденти. Обмежень щодо кількості власників немає. На одну особу може бути зареєстровано скільки завгодно торговельних марок.

Як це виглядає: одну торговельну марку реєструють на подружжя, декількох партнерів-ФОП або ЮО, які запускають спільний бізнес. Відносини між власниками визначаються угодою, а якщо угоди немає, кожен власник ТМ має право розпоряджатися нею на свій розсуд, їхні права рівні.

Згода всіх власників ТМ потрібна, якщо будете надавати в користування ТМ (видавати ліцензію), передавати право власності на неї третім особам (п. 3 ст. 16 ЗУ № 3689).

Навіщо потрібно реєструвати ТМ

Виключне право власності. Власник торговельної марки — її виключний правовласник, він має право розпоряджатися нею на свій розсуд: може стати єдиним розповсюджувачем свого товару або створити торговельну мережу, підписавши ліцензійну угоду з офіційними представниками. Без дозволу використовувати ТМ ніхто не зможе, а якщо ризикне — ви можете через суд стягнути штрафи за її незаконне використання.

Встигнути раніше за конкурентів. Якщо створили відмінний продукт, але руки не дійшли до реєстрації, зареєструвати ТМ можуть ваші конкуренти, і це стане серйозною проблемою для вашого бізнесу. 

Правовласник може заборонити використовувати торговельну марку без його згоди, а ви не зможете (п. 4 ст. 16 ЗУ № 3689):

  • продавати або зберігати з метою продажу товари/послуги під колишнім ім'ям;
  • використовувати свою назву в діловій документації;
  • наносити старий бренд на упаковку, вивіску, етикетку або інший прикріплений до товару предмет;
  • рекламувати й згадувати товар/послугу в інтернеті;
  • експортувати/імпортувати товар/послугу.

Наприклад, ви виробляєте свій товар в Китаї, імпортуєте і під власним брендом продаєте в Україні. Так от, якщо хтось зареєструє ТМ з вашим брендом раніше за вас і внесе до митного реєстру, у вас виникнуть проблеми.

Якщо продовжите використовувати нібито свою торговельну марку, законний власник може звернутися до вас із листом про порушення прав.

Якщо проігноруєте його вимоги, вас можуть притягнути до кримінальної відповідальності, доведеться платити багатотисячні штрафи за ст. 229 ККУ. Не уникнути також штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, якщо правовласник звернеться в Антимонопольний комітет.

Але не все так погано: ви можете довести свою першість у використанні ТМ (так зване право попереднього користувача на торговельну марку, ст. 500 ЦКУ). Заздалегідь полічіть витрати на судові позови та розслідування. Щоб зрозуміти — вам вигідніше створити нову торговельну марку чи відстояти право використовувати стару.

Займаєтеся виробництвом — після реєстрації торговельної марки зможете маркувати товари (ч. 10 ст. 16 ЗУ № 3689).

Доменне ім'я для сайту в зоні .ua можна зареєструвати лише за наявності зареєстрованої ТМ (знадобиться свідоцтво або ліцензійний договір із правовласником знака).

Товарний знак як формування активу. Торговельна марка може стати цінним активом і згодом приносити прибуток; якщо захочете продати бізнес, впізнаваність бренда збільшить його вартість.

ТМ як додаткове джерело доходу. Власник ТМ може надавати дозвіл (видати ліцензію) на її платне використання.

Оформляється письмовий ліцензійний договір з обов'язковою умовою: якість товарів і послуг, виготовлених або наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою за якість товарів і послуг власника ліцензії, а сам власник зобов'язується контролювати виконання цієї умови.

Хочете стати єдиним правовласником назви, лого, бренда, щоб ваш товар був унікальним, упізнаваним, плануєте запустити франшизу — зареєструйте торговельну марку.

Якщо хочете запустити франшизу, знайте, що вона передбачає плату за право використання ТМ із низкою обов'язкових умов.

У франчайзингу правовласник ТМ навчає і ретельно контролює франчайзі в питаннях якості товару/послуги, технології, оформлення приміщень, методів організації бізнесу.

Франчайзі сплачує початковий внесок на «входження в мережу» і платить регулярні платежі за користування ТМ.

Реєстрація: самостійно чи довірити фахівцю

Якщо вирішили все робити самостійно, можете звернутися на сайт Інституту інтелектуальної власності, у розділі «Послуги» вибрати «Знаки для товарів і послуг», там є вся інформація. У компетенції інституту консультувати з питань заповнення документів, платно і безкоштовно.

Можете відразу доручити питання реєстрації ТМ спеціалісту — зверніться до патентного повіреного чи юриста, який спеціалізується на питаннях інтелектуальної власності.

Як зареєструвати ТМ

Регулює відносини у зв'язку з придбанням і здійсненням прав на торговельні марки в Україні ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Основний документ, що підтверджує право власності на ТМ, — свідоцтво на знак для товарів і послуг. Термін дії — 10 років з моменту подання заявки, і продовжується за бажанням заявника скільки завгодно разів раз на 10 років (п. 3 ст. 5 ЗУ № 3689).

Куди звертатися. З пакетом документів для реєстрації ТМ слід звернутися в Держпідприємство «Український інститут інтелектуальної власності».

З 14 жовтня 2020 р. цю функцію виконуватиме створений на базі УІІВ нацорган інтелектуальної власності (ЗУ № 703).

Але до цього перевірте у базах назву ТМ, яку хочете зареєструвати.

Інститут інтелектуальної власності перевіряє відповідність матеріалів заявки на реєстрацію вимогам законодавства; позначення на тотожність і подібність; допомагає в заповненні та поданні документів тощо.

Які документи подати

Заявка на реєстрацію торговельної марки (ст. 7 ЗУ № 3689). Якщо реєструєте відразу кілька товарних знаків, слід подати заявку на кожний.

Укажіть реєстраційні дані заявника (найменування, ЄДРПОУ, юрадресу), адресу для листування, контакти для звя'язку — телефон і електронну пошту.

У заявці має бути докладний опис знака, його зображення, перелік товарів і послуг, для яких реєструєте знак, згрупованих відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП).

Бланки й приклади оформлення документів на ТМ є на сайті Укрпатенту, пункт 6 «Заявка». 

Вибір класів відповідно до МКТП нагадує вибір кодів КВЕД. Усього класів 45, вам потрібно вибрати ті, які максимально відповідають вашому товару чи послузі.

Які класи відповідно до МКТП виберете, на ті товари/послуги і поширюватиметься дія торговельної марки.

Подати документи на реєстрацію подібних торгових марок можуть кілька компаній з різними класами МКТП.

Але є нюанси, одному із заявників можуть відмовити в реєстрації ТМ через схожість з іншою ТМ, навіть якщо класи різні (перелік причин, за якими можуть відмовити в реєстрації в п. 3 ст. 6 ЗУ № 3689).

А якщо все ж таки зареєструють. Все одно є ризик, що суд анулює реєстрацію ТМ одного з заявників, якщо визнає товари однорідними, навіть якщо вони з різних класів.

Офіційний довідник класів МКТП.

Якщо пізніше вирішите додати новий клас, доведеться пройти всю процедуру реєстрації ТМ спочатку.

Також треба надати зображення торговельної марки в 5 екземплярах, якщо зображення чорно-біле, і в 10 екземплярах — якщо кольорове. Вимоги прописані на сайті Укрпатенту, пункт 6 «Заявка». 

Довіреність, якщо заявку подає довірена особа чи патентний повірений.

Подання документів. Подає документи майбутній власник ТМ або його довірена особа (у тому числі патентний повірений): у паперовому вигляді особисто чи надіслати поштою. Онлайн — через систему електронного подання заявок.

Скільки коштує реєстрація й куди платити

Подання заявки на реєстрацію торговельної марки одним заявником коштує 4000 грн (3200 грн, якщо подаєте в електронному вигляді).

Якщо заявників у одній заяві на ТМ кілька, — 130% розміру, встановленого згідно з кодом «40100», це 5100 грн.

Платіжку про сплату збору треба подати: разом із заявою, через 2 місяці після її подання або не пізніше ніж через 6 місяців (п. 8 ст. 7 ЗУ № 3689).

Додатково доведеться платити:

  1. Якщо в заявці вказано більше ніж один клас МКТП, додатково ви платите 4000 грн за кожен клас.
  2. За подання заявки з кольоровим зображенням знака — 1000 грн.
  3. За публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг у чорно-білому зображенні — за кожен клас 600 грн.
  4. За публікацію кольорового зображення знака — 200 грн.

Заповнення заяви краще довірити професіоналу або, як мінімум, отримати консультацію, адже через помилки, заявку не приймуть і вам доведеться подавати її ще раз і повторно сплачувати збір.

Держмито за видачу свідоцтва:

  • для фіз- і юрособ, які постійно проживають в Україні, — 85 грн (це п'ять НМДГ);
  • для фізичних (іноземних юридичних) осіб, які постійно проживають (перебувають) поза межами України, — 200 доларів.

Як скоро видадуть свідоцтво

Стандартна процедура держреєстрації ТМ займає в середньому 1,5 роки (18–20 місяців), тому весь процес може тривати до 2 років. Реєстрація за прискореною процедурою — 7–8 місяців, але коштує дорожче.

Якщо все зробите правильно, ваша ТМ буде унікальною, не міститиме заборонених елементів (держсимволіку, подібність з іншими марками, весь перелік забороненого — у ст. 6 ЗУ № 3689), — свідоцтво видадуть протягом місяця після держреєстрації знака (ст. 14 ЗУ № 3689).

Як захистити свою ТМ

Щоб оперативно реагувати на дії несумлінних конкурентів, потрібно відстежувати ринок вашої галузі. Якщо товар популярний і його легко підробити, швидко знаходяться десятки дрібних фірм, які видають свій підроблений продукт за оригінал.

Вашу ТМТорговельна марка несанкціоновано використовують: спочатку надішліть попереджувальний лист порушнику та зверніться до відповідних інстанцій.

Якщо звернення (попереджувальний лист) до порушника не принесло результатів, звертайтеся за підтримкою в держоргани.

У боротьбі з порушниками прав інтелектуальної власності допоможуть:

  • ДП «Український інститут інтелектуальної власності». Займається питаннями охорони та використання знака для товарів і послуг, припинення несумлінної конкуренції та порушення прав власників ТМ. Займається досудовим урегулювання спорів;
  • антимонопольні органи. Звертайтеся туди із заявою про порушення законодавства про захист від несумлінної конкуренції. До порушника застосують штрафи за порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
  • правоохоронні органі — щоб притягнути порушника до кримінальної відповідальності. Якщо справа стосується контрафактної продукції, її можуть вилучити й знищити;
  • суд. Можете подати позов для накладення арешту на контрафактні товари; припинення виробництва, ввезення та розповсюдження контрафактної продукції, у т. ч. з неправомірно зареєстрованими позначеннями, подібними до ступеню змішування з раніше зареєстрованою власною торговельною маркою; припинення порушення прав інтелектуальної власності та притягнення порушників до цивільно-правової відповідальності; відшкодування заподіяних збитків.

Автор: Олександра Джуріло, фінансовий аналітик

Поставте своє запитання

Усі питання

Будьте завжди в курсі

Підпишіться й щотижня отримуйте на пошту свіжі статті про ведення бізнесу
і дайджест з новинами.

Підбірки